人民法院案例庫：將他人技術秘密申請專利侵權案件審查思路

被告有機會接觸的，可推定被告實施侵權行為

閱讀提示：專利與商業(yè)秘密是兩種不同的技術保護方式，司法實踐中常見到將他人技術秘密“改頭換面”自己申請專利的情形，此時，如何準確認定被訴專利權人是否實施侵犯商業(yè)秘密行為呢？本期，李營營律師團隊根據多年來辦理商業(yè)秘密案件的經驗，結合人民法院案例庫發(fā)布的一則典型案例，與大家分享此類商業(yè)秘密秘密糾紛案件中法院的審查思路。

裁判要旨：

技術秘密權利人證明專利文件披露的技術方案與其主張的技術秘密相同或者實質相同且被訴專利權人在專利申請日前有渠道或者機會獲取技術秘密權利人的技術秘密的，可推定被訴專利權人采取不正當手段獲取了該技術秘密并予以披露的事實成立。

案情簡介：

1.原告荷蘭某公司與被告某智能裝備公司均是輪胎成型機的制造商，兩公司的輪胎成型機均銷售給相應輪胎制造企業(yè)。在被告某智能裝備公司申請并獲授權的三項涉案專利之前，原告荷蘭某公司研發(fā)完成了涉密技術，原告在向客戶提供涉案技術時明確提出保密要求。

2.被告在成立一年后聘請的兩位員工均曾在原告客戶處有十年以上、二十年左右的任職經歷且工作內容均與成型機設備、生產相關，該兩名員工入職被告后參與三項涉案專利技術方案相關的項目研究。

3.原告認為，其在先研發(fā)完成了技術作為技術秘密保護，而被告將原告在先涉密技術申請為三項專利并獲授權，侵害了原告的技術秘密。原告向江蘇省蘇州市中級人民法院起訴，請求判令案涉專利權歸原告所有。

4.某智能裝備公司辯稱，原告主張的在先涉密技術不構成技術秘密，涉案專利由被告獨立研發(fā)完成，專利權應當歸其所有。

5.2019年12月26日，江蘇省蘇州市中級人民法院作出一審判決，駁回原告訴訟請求。原告不服，上訴至最高人民法院。

6.2022年12月13日，最高人民法院二審判決撤銷一審判決，涉案專利權歸原告所有。

案件爭議焦點：

涉案專利權是否歸原告所有？

法院裁判觀點：

最高法院認為，荷蘭某公司主張的在先技術構成技術秘密，且其已證明某智能裝備公司在涉案專利申請日之前具有接觸該在先涉密技術的機會和渠道、涉案專利技術方案與該在先涉密技術實質相同且該在先涉密技術已構成涉案專利技術方案的實質性內容。

在此情況下，某智能裝備公司雖主張涉案專利技術方案由其獨立研發(fā)，但提交的所謂研發(fā)證據僅有研究結論，缺少能夠體現(xiàn)研發(fā)實質內容的過程性技術資料，不足以體現(xiàn)一項技術方案的完整研發(fā)過程，并不足以證明其獨立研發(fā)的主張，更不足以證明其對涉案專利的實質性特點作出了創(chuàng)造性貢獻，故某智能裝備公司關于其對涉案專利依法享有權利的抗辯主張缺乏事實及法律依據。

據此，根據雙方的舉證及查明的事實，可以對某智能裝備公司以不正當手段獲取了荷蘭某公司的在先涉密技術進而申請涉案專利并獲授權的事實作出認定。

綜上所述，最高人民法院判決三案所涉專利權應歸荷蘭某公司所有。

案例來源：

《荷蘭某公司訴某智能裝備公司專利權權屬糾紛案》 [案號：（2020）最高法知民終661號]

實戰(zhàn)指南：

一、專利權權屬糾紛案件中，法院最首要的工作是審查權利人主張的技術信息與專利信息是否相同或者實質性相同。

技術秘密權利人以侵害技術秘密作為請求權基礎，主張有關專利權歸其所有的，人民法院在審理過程中應當審查專利文件是否披露了權利人主張的技術秘密或者專利技術是否使用了該技術秘密，以及技術秘密是否構成專利技術方案的實質性內容。因此，對于原告及代理人而言，在該類案件中最重要的工作之一就是同一性鑒定，通過完成己方技術與被訴專利的專業(yè)性對比分析，找到原被告技術的連接點，從而確定原告方奪取被告申請專利的合理路徑。

二、以侵權技術秘密路徑主張專利權權屬的糾紛案件中，被告切不可大意，必須自證清白。

最高法院在本案中已經亮明態(tài)度，在判斷涉案專利文件是否披露了技術秘密時，當技術秘密權利人提供證據證明專利文件披露的技術方案與其主張的技術秘密相同或者實質相同且被訴專利權人在專利申請日前有渠道或者機會獲取技術秘密權利人的技術秘密的，一般可推定被訴專利權人采取不正當手段獲取了該技術秘密并予以披露的事實成立。如被訴專利權人主張其自行研發(fā)完成了被訴侵權技術方案或者被訴侵權技術方案具有正當來源的，應當承擔證明責任。否則，應當認定被告技術來源于原告，原告應當擁有被告專利的權屬。

三、當專利權權屬糾紛案件與商業(yè)秘密關聯(lián)時，各方當事人都應該慎重對待。

根據我們辦理大量商業(yè)秘密民刑案件的經驗，當一起專利權權屬糾紛案件與商業(yè)秘密案件關聯(lián)時，各方當事人都應該對此高度重視。對于原告而言，如果被告將原告的技術或者在原告技術基礎上進行了修改調整申請專利。此時，專利權屬糾紛案件就不是簡單的專利案件，實質上已經轉為商業(yè)秘密案件，被告實質上是非法獲取并非法披露原告商業(yè)秘密，原告應當委托具有專業(yè)辦理商業(yè)秘密案件經驗的律師團隊進行處理。因為，商業(yè)秘密律師和專利律師辦理案件的經驗不同，決定了律師處理案件的思路不同。對于被告而言，如果原告請求權基礎涉及商業(yè)秘密，被告的攻防思路就不能再按照普通案件處理，而應該著重從攻擊原告技術來源、合法性、是否屬于商業(yè)秘密、原告是否有獲取被告技術證據等方面入手。